du nouveau pour les marques en noir et blanc

Beaucoup de marques sont déposées en noir et blanc. En effet, la jurisprudence jusqu’alors en vigueur considérait que le dépôt en noir et blanc couvrait toutes les couleurs. Cependant, les règles ont changées depuis le 15 avril 2014 et tendent à se durcir. Cette date correspond à l’édition d’un communiqué par l’OHMI et 22 offices de l’UE sur l’étendue de la protection des marques en noir et blanc.

Explications d’Esther Dupain, Conseil en propriété industrielle chez Regimbeau ».

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ARTICLE A LIRE POUR EVITER QUE LES MARQUES EN NOIR ET BLANC NE VOUS EN FASSENT VOIR TOUTES LES COULEURS !

Vous vous posez fréquemment la question suivante : « si j’utilise ma marque en couleur (et parfois pas toujours la même), dois-je la déposer en couleur ? Dans toutes les couleurs ? En noir et blanc ?

Jusqu’à récemment, et si la couleur choisie n’était pas définitive, pouvait changer, ou n’était pas d’une particulière importance, nous recommandions un dépôt en noir et blanc. En effet, selon la jurisprudence prédominante, une marque déposée en noir et blanc permettait une protection au regard de toutes les couleurs.
Ainsi, les offices comme les Tribunaux, notamment européens rappelaient régulièrement qu’une « marque antérieure, étant enregistrée en noir et blanc, bénéficie de la protection la plus large, s’étendant également à des combinaisons de couleurs » (par exemple, TUE, 5 décembre 2012, T-143/11 Consorzio vino Chianti / OHMI – FFR (coq)).
Le déposant était alors rassuré par cette protection efficace, et ce, en n’ayant procédé qu’à un seul dépôt en noir et blanc.
Néanmoins, il n’en était pas de même dans tous les pays, notamment de l’Union Européenne.
Dans un souci d’harmonisation, une grande partie des Offices de Propriété Industrielle de l’Union Européenne travaillent avec l’OHMI au sein de l’ « European Trade Mark and Design Network » (« Europeantmdn ») afin d’établir des « pratiques communes »

Le 15 avril dernier, 22 offices de l’Union Européenne et l’OHMI (mais ni la France ni l’Italie) ont édité une communication commune quant au champ de protection des marques en noir et blanc (voir https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_4/common_communication4_en.pdf).
Les Offices participants et l’OHMI ont ainsi analysé et édicté une règle concernant les trois questions suivantes, importantes lors du traitement des marques en noir et blanc :

  •  Une marque en noir et blanc, dont la priorité est revendiquée, est-elle « identique » à la même marque en couleur ?
  •  Une marque antérieure en noir et blanc est-elle identique à la même marque en couleur lors de l’appréciation des motifs relatifs ?
  • L’utilisation d’une version en couleur d’une marque enregistrée en noir et blanc / nuance de gris (et vice et versa) est-elle acceptable au point d’établir l’usage sérieux ?

En tant que français, cette communication nous concerne toutefois à plus d’un titre, et notamment :

  •  le droit français est largement influencé par le droit communautaire en ce sens que les Examinateurs et les Juges français s’inspirent fortement du droit communautaire ;
  • Cette appréciation s’appliquera aux dépôts de marques communautaires ;
  • dans le cadre d’oppositions à l’encontre de marques communautaires, la portée de protection des marques antérieures est définie par référence à des critères du droit de l’Union européenne.

Analysons plus en avant chacun des trois points susmentionnés :

1. Identité entre la marque de base et son extension

Antérieurement, une marque ne pouvait être déposée sous priorité qu’à la condition d’être strictement identique à un dépôt de base.
Les offices participants ainsi que l’OHMI ont décidé qu’une marque enregistrée en noir et blanc, ne sera pas considérée comme identique au même signe en couleur et ne permettra pas ainsi d’être considérée comme un dépôt de base pour qu’une priorité soit réclamée, à moins que les différences dues à/aux couleur(s) soient tellement insignifiantes qu’elles ne seront pas perçues par le consommateur d’attention moyenne. Ainsi, cette pratique entraine un certain assouplissement, qui ne devrait toutefois pas, selon nous, trouver à s’appliquer fréquemment.
En tout état de cause, il s’agit ici de la pratique déjà adoptée par l’Examinateur et les Tribunaux français.
La situation inverse, à savoir une marque de base est déposée en couleur et les dépôts sous priorité en noir et blanc, n’est pas abordée dans cette communication commune. L’appréciation de ce cas relève alors des pratiques nationales.

2. Identité ou similitude entre une marque en noir et blanc et la même marque en couleur

Selon l’article 4(1)(a) de la Directive 2008/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2008 :
« Une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle :
a) Lorsqu’elle est identique à une marque antérieure et que les produits et services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. »
Les Offices participants ainsi que l’OHMI ont décidé de tous considérer que les différences entre une marque en noir et blanc et sa version en couleur doivent normalement être relevées par le consommateur d’attention moyenne. Les marques ne seront donc pas alors considérées comme identiques.
Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles et notamment quand ces différences sont considérées comme insignifiantes, au point de ne pas être relevées par le consommateur moyen que les signes seront alors considérés comme identiques.
Il est par conséquent nécessaire d’avoir une stricte identité et conformité des signes, ou des différences de couleurs négligeables et donc difficiles à relever pour le consommateur moyen, pour que les signes en cause soient considérés comme identiques.

A défaut, il faudra dorénavant forcément se fonder sur l’article 4(1)(b) de la Directive susmentionnée relatif à la similitude entre les signes et devoir donc démontrer un risque de confusion.
Là encore, il était déjà d’usage en France d’invoquer l’article 4(1)(b) dans de pareilles circonstances.

3. Impact de ces nouvelles règles au regard de l’usage

Selon l’article 10(1)(a) de la Directive 2008/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2008 :
« Sont également considérés comme usages aux fins du premier alinéa :
a) L’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. »
Au regard de ce qui précède, l’usage de la marque dans une forme différente de celle dans laquelle elle a été enregistrée peut constituer un usage valable aussi longtemps que ces différences n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque.
Ainsi, il n’est pas nécessaire d’avoir une stricte identité entre le signe tel qu’utilisé et le signe tel qu’enregistré.
Se pose par conséquent la question de savoir si l’usage de la marque en couleur altèrerait le caractère distinctif de la marque enregistrée en noir et blanc ?
Les Offices signataires et l’OHMI ont décidé que NON à condition que :

  • Les marques telles qu’enregistrées et déposées aient les mêmes éléments distinctifs ;
  • Les contrastes soient respectées et les mêmes dans les deux signes ;
  • Les couleurs ne sont pas distinctives en elles-mêmes ;
  • La couleur n’est pas l’un des principaux facteurs conférant à la marque son caractère distinctif global.

Il nous semble qu’il sera dès lors plus prudent pour les titulaires de marques figuratives ou semi-figuratives, enregistrées en noir et blanc mais utilisées en couleur, de les redéposer en couleurs, notamment quand la couleur a une importance particulière.
En effet, il nous semble que ces règles vont entraîner un durcissement de l’appréciation des preuves d’usage fournies dans le cadre d’une action en déchéance pour non-usage. Il s’agit là, il nous semble, du véritable changement que vont apporter ces nouvelles pratiques, pour les titulaires de droits français.
Les 22 offices signataires ainsi que l’OHMI ont aujourd’hui tous mis en œuvre ces pratiques.

RECOMMANDATIONS
Nous recommanderons par conséquent à tous les titulaires de faire auditer leur portefeuille de marques et d’éventuellement redéposer leurs marques en couleur. Pour les futurs projets, nous conseillerons d’être encore plus attentifs à la forme sous laquelle sera exploitée la marque pour décider de la façon dont la marque doit être déposée.

Esther DUPAIN (dupain@regimbeau.eu)
Conseil en Propriété Industrielle

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